O que é caducidade de uma marca?

• O que é?

  Destina-se à pessoa física ou jurídica com legítimo interesse que deseja suscitar a extinção do registro de terceiros pelo não uso ou desuso da marca pelo período de 5 anos. O serviço consiste, basicamente, na instauração do processo administrativo de caducidade, na sua instrução e na decisão da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do INPI.

• Quem pode utilizar este serviço?

  Pessoa física ou jurídica com legítimo interesse, ou seu procurador devidamente constituído por instrumento de mandato, que deseja suscitar a extinção do registro de terceiros pelo não uso ou desuso da marca pelo período de 5 anos.

  O requerente do procedimento de caducidade deve justificar o seu legítimo interesse, sob pena de indeferimento da petição da caducidade. Tal justificativa poderá se basear em direitos já adquiridos ou na expectativa de direitos, sempre observado o princípio da especialidade.

  A existência do legítimo interesse será verificada em relação ao momento da interposição da caducidade. Neste sentido, o interesse será considerado legítimo ainda que o direito ou a expectativa de direito apontado tenha cessado ao tempo do exame.

  Dentre as condições para caracterização do legítimo interesse, destacam-se:

  • Registro ou pedido de registro de marca idêntica ou semelhante para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins;
  • Registro ou pedido de registro de indicação geográfica, marca de alto renome ou desenho industrial reproduzido pela marca caducanda;
  • Direito de personalidade;
  • Direitos autorais;
  • Outros direitos que caracterizem o interesse ou a atuação do requerente em segmento mercadológico idêntico ou afim aos produtos e serviços assinalados pela marca caducanda.

  Art. 142. O registro da marca extingue-se:

  III – pela caducidade; ou

  Art. 143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

  I – o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

  II – o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

  § 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

  § 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

  Como proteger seu registro de marca de um pedido de caducidade?

• Monitorando seu protocolo junto ao INPI.

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